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Tutela forte va estesa ai marchi deboli con capacità distintiva

Cassazione civile , sez. I, sentenza 02.02.2015 n° 1861

La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non impedisce il riconoscimento della tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell’adozione di mere varianti formali, inidonee a escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l’aspetto caratterizzante cui è affidata la funzione distintiva.

L’originaria qualificazione di un marchio come debole, peraltro, non esclude che esso possa diventare forte, per effetto della sua elevata diffusione commerciale e pubblicitaria.

Questi i principi, ormai consolidati in materia di tutela dei marchi deboli, ribaditi dalla Suprema Corte nella sentenza in commento.

Nel caso di specie la società Natuzzi, titolare dal 1991 del marchio nazionale e comunitario “Divani&Divani”, aveva domandato al Tribunale di Bari di inibire alla società “Divini&Divani” l’uso dell’omonimo marchio quale denominazione sociale e segno identificativo di divani e poltrone, di accertare la concorrenza sleale e di emettere i provvedimenti conseguenziali, deducendone la confondibilità con il proprio marchio, divenuto a suo parere ormai notorio per effetto della prolungata utilizzazione.

Le domande proposte dalla Natuzzi, accolte dal giudice di prime cure, venivano però rigettate dalla Corte d’Appello, la quale, in accoglimento del gravame promosso dalla società convenuta, affermava da un lato, che la tutela dei marchi deboli fosse limitata alla imitazione integrale, non ravvisabile nella fattispecie; dall’altro, che la mutata qualificazione di un marchio, originariamente debole, in marchio forte non potesse essere ascritta allo sforzo pubblicitario conseguente alla registrazione del marchio, ovvero all’ambito e ai tempi di commercializzazione del prodotto.

Le argomentazioni poste alla base della pronuncia di appello sono state tuttavia cassate dalla Suprema Corte.

Quanto al primo punto, la Corte richiama il principio, vigente nel nostro ordinamento, secondo cui anche una parola di uso comune può costituire un marchio registrabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto, ma sia collegata a esso da un accostamento di fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. Di conseguenza, anche il marchio debole risulta protetto dalla contraffazione se la variante non esclude il rischio di confusione rispetto al nucleo del marchio cui è affidata la funzione descrittiva.

Pertanto, prosegue la Corte, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello anteriore registrato sarebbe non solo in contrasto con il precitato principio, ma anche del tutto estraneo alla logica di tutela dei marchi deboli.

A ciò si aggiunga che, per giurisprudenza consolidata, al fine di valutare l’identità e la somiglianza tra segni occorre prescindere dalla possibilità di un loro attento e analitico esame comparativo (come è stato fatto dai giudici di merito nel caso di specie), bensì effettuare un giudizio sintetico e di impressione dell’insieme degli elementi salienti, grafici e visivi che li caratterizzano, tentando di assumere, per quanto possibile, la stessa posizione valutativa del consumatore medio di quel genere di prodotti al quale il marchio è presentato, cioè mediante un raffronto tra il marchio presentato al consumatore ed il mero ricordo mnemonico dell’altro (v. Cass. n. 1437/1990, 4405/2006, n. 6193/2008).
Quanto alla sostenuta impossibilità per un segno originariamente debole di acquisire forza distintiva per effetto dell’utilizzo prolungato di esso fatto sul mercato, la Corte si è limitata a richiamare l’ormai consolidato fenomeno del cd. secondary meaning (v. Cass. n. 697/1999, n. 8119/2009, n. 4294/1974, n. 2884/1985, n. 18920/2004, n. 10071/2008).

In ossequio ai principi sopra espressi la Corte ha dunque invitato i giudici del rinvio a verificare, tra l’altro:

  • se la società convenuta, attraverso l’utilizzo della denominazione sociale “Divini&Divani” avesse inteso appropriarsi del nucleo centrale del messaggio individualizzante del marchio anteriore, riproducendolo o imitandolo nella parte destinata ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti;
  • se il marchio “Divani&Divani” avesse accumulato in sé una forza distintiva tale da fare riconoscere come rafforzata la propria capacità distintiva, per effetto del suo diffuso utilizzo a livello nazionale ed internazionale e del duraturo sostegno pubblicitario, come ritenuto dal primo giudice che lo aveva giudicato notorio.

 

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